Badanie należytej staranności można przeprowadzić w wielu różnych dziedzinach związanych z funkcjonowaniem firmy. Mimo iż z reguły due diligence kojarzy się z biznesowym funkcjonowaniem podmiotu, to jego zakres może być znacznie większy. W przypadku branż bazujących na innowacyjnych produktach i nowoczesnych technologiach, a także częstej zmianie portfolio, ogromne znaczenie mają aktywa własności przemysłowej. Ich ochrona jest możliwa właśnie za pomocą badania due diligence w zakresie IP. W jaki sposób je przeprowadzić?
IP due diligence – cel i przebieg
Cel badania staranności w zakresie własności intelektualnej to ustalenie portfolio firmy w zakresie IP. Mowa tutaj głównie o aktywach:
- posiadanych i używanych przez przedsiębiorcę, np. znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, wzory przemysłowe powiązane z realizowanymi kampaniami marketingowymi;
- posiadanych, ale nieużywanych przez firmę, np. wzory przemysłowe, które dotyczą produktów wycofanych z obrotu;
- posiadanych przez podmioty trzecie, ale udostępnionych firmie do korzystania, np. w oparciu o zawartą umowę licencji lub sublicencji;
- nabytych od innych firm, np. w wyniku transakcji M&A.
W wyniku realizowanego deu diligence przedsiębiorca ustala zarówno to, jakimi aktywami dysponuje, jak i ich wartość oraz opłacalność ich dalszej ochrony. Jest to również metoda pozwalająca uniknąć czasochłonnych i kosztownych procesów sądowych – w wyniku przedłużenia ochrony jednych aktywów i rezygnując z innych, można zabezpieczyć swoją pozycję prawną. O wiele łatwiejsze będzie wykazanie naruszenia wskazanej kategorii IP, gdy korzysta ona z aktualnej ochrony.
Czynności w kierunku ochrony IP mogą opierać się także na zarządzaniu ryzykiem w tym zakresie. Wówczas polegają one na:
- identyfikacji ryzyka i jego bieżącym monitorowaniu;
- mitygacji ryzyka;
- sterowaniu i kontroli ryzykiem.
Zazwyczaj polega to na odpowiedniej organizacji funkcjonowania firmy, modyfikacji kultury organizacyjnej, a także obserwacji działań konkurencji.
Korzyści wynikające z IP due diligence
Jeśli organizacja w dużej mierze bazuje na aktywach IP, badanie due diligence będzie mieć dla niej ogromne znaczenie w tym zakresie. W rezultacie w największym stopniu zyskują na tym koncerny o zasięgu międzynarodowym, w skład których wchodzi wiele spółek powiązanych ze sobą na różnych szczeblach, a także te związane z własnością intelektualną.
Jest to również bardzo korzystne rozwiązanie dla start-upów, które zazwyczaj rozpoczynają budowanie marki od przemyślanego zarządzania własnością intelektualną. Podstawowe korzyści, które wynikają z wdrożenia IP to:
- aktualizacja stanu wiedzy na temat portfolio w zakresie IP i identyfikację potrzebnych oraz zbędnych zasobów;
- możliwość zabezpieczenia wybranych aktywów poprzez ich rejestrację lub podjęcie kroków na drodze prawnej (np. wniesienie sprzeciwu do właściwego urzędu patentowego lub powództwa do sądu);
- poprawa efektywności wykorzystania dóbr IP poprzez intensyfikację wykorzystania niektórych spośród nich;
- zwiększenie efektywności obiegu wewnętrznych procesów poprzez jednoznaczne ustalenie pracowników odpowiadających za wybrany sektor.
W wyniku tego można także dokonać wyceny aktywów IP stanowiących wartość przedsiębiorstwa i możliwych do wykorzystania np. do generowania zysku w wyniku udzielania licencji czy redukcji zadłużenia dzięki ich upłynnieniu.
Ewaluacja IP pozwala także na zmniejszenie kosztów operacyjnych. W rezultacie firma przestanie przedłużać ochronę praw mało opłacalnych, przestarzałych, czy generujących zbyt duże koszty.
I na koniec warto wspomnieć, że due diligence w zakresie IP często okazuje się bodźcem do rozwoju marki. Inwestując w warstwę własności intelektualnej, firma skutecznie kreuje swój wizerunek jako dynamicznego, rozwijającego się i zaawansowanego technologicznie partnera biznesowego.
Niewykorzystywanie aktywów IP w formie strategii obronnej
Chociaż nie wszystkie aktywa IP są regularnie wykorzystywane, nie zawsze oznacza to, że trzeba z nich rezygnować. Niektóre firmy rejestrują i opłacają np. kilka nazw domen bardzo podobnych do adresu bazowego i to nawet, jeśli nie zamierzają z nich korzystać. Jest to jeden ze sposobów ochrony przed piractwem domenowym oraz próbami wyłudzania pieniędzy przez nieuczciwych użytkowników sieci. Ten rodzaj piractwa opiera się na rejestracji domeny niemal identycznej z docelowym adresem popularnej marki i tym samym żerowaniu na jej renomie.
Jeszcze inny przykład takiego „zapobiegawczego działania” to rejestrowanie kilku wersji tego samego znaku towarowego, np. graficznego, słownego i słowno-graficznego. Dzięki temu wzmacnia się ochronę marki na wielu płaszczyznach jednocześnie.
Aby ustalić jak najlepszy plan działania warto skorzystać z pomocy kancelarii doświadczonej w zakresie stosowania prawa IP.
Sytuacje, w których warto przeprowadzić due diligence
Wykonanie badania należytej staranności powinny przemyśleć zwłaszcza te podmioty, które planują transakcję M&A. Ponadto może posłużyć ono także jako wstęp do zawarcia umowy licencji. W ten sposób licencjodawca lepiej wyceni aktywo, które zamierza przekazać do użytkowania przez osobę trzecią.
Ten rodzaj działania można zastosować również wtedy, gdy planujemy wprowadzić nowy produkt lub usługę. Poprzedzając to badaniem, przekonamy się, czy będziemy działać bezpiecznie i nie naruszymy praw innych podmiotów.
Ponadto research w zakresie IP przyda się wtedy, gdy trzeba znaleźć dodatkowe fundusze np. w celu zaspokojenia potrzeb wierzycieli czy pokrycia odpraw zwalnianych pracowników. Okresowe, regularnie przeprowadzane due diligence prawne umożliwia też aktualizowanie strategii działania przedsiębiorstwa i zmianę niektórych decyzji biznesowych.
Przebieg due diligence w zakresie IP
Jest to proces złożony, w ramach którego trzeba zadbać o sfinalizowanie każdego etapu i przestrzeganie właściwej kolejności prowadzonych działań. W ten sposób zminimalizujemy ryzyko prawne i biznesowe oraz podejmiemy znacznie lepiej przemyślane decyzje.
- Stworzenie mapy IP i ustalenie priorytetów
IP due diligence powinniśmy rozpocząć od analizy sytuacji firmy i stworzenia mapy IP (ang. IP chart). To wstępna identyfikacja, która pozwala na rozeznanie się wśród dopuszczalnych możliwości działania i aktywach, jakimi może dysponować przedsiębiorstwo. W tym kroku ustalamy również priorytety w działaniu. Warto więc udzielić odpowiedzi na kilka pytań, na przykład czy:
- IP jest motorem napędowym danej transakcji;
- konkurencja jest potencjalnie zainteresowana uporządkowaniem polityki IP (w kontekście M&A lub innych transakcji);
- w jaki sposób niematerialne aktywa pomogą realizować konkretne cele biznesowe.
- Analiza własności i ważności wartości niematerialnych
W kolejnym kroku określamy, którymi aktywami firma może swobodnie dysponować, a gdzie występują jakiekolwiek ograniczenia, np. związane z warunkami zawartej umowy licencji. Poza tym w tym etapie oceniamy ważność poszczególnych zasobów własności intelektualnej. Powinniśmy zwrócić uwagę, że ochrona gwarantowana na polu własności przemysłowej zawsze jest ograniczona czasowo i można ją przedłużać na koleje okresy.
- Analiza naruszeń aktywów IP
Analiza naruszeń aktywów opiera się na ocenie działań konkurencji w kontekście zgłaszania poszczególnych znaków towarowych, wzorów przemysłowych, czy oznaczeń geograficznych. Wymaga to researchu prawnego z zastosowaniem międzynarodowych wyszukiwarek takich jak TMView czy eSearch Plus. Konieczne będzie również sporządzenie ewentualnego orzecznictwa i linii argumentacyjnych na wypadek powstania sporu. UWAGA: kompleksowa ochrona marki to nie tylko zadbanie o proces rejestracyjny, ale także umiejętność odpowiedzenia na ewentualne naruszenia IP, czy wystąpienie na drogę prawną w sytuacji wykrycia naruszenia.
Ponadto analiza naruszeń powinna być zawsze analizowana nie tylko w kontekście krajowym, ale również wspólnotowym i międzynarodowym. Z tego względu podmiot prowadzący due diligence w tym zakresie powinien uwzględnić procedowanie przed krajowym urzędem patentowym oraz przed EUIPO czy WIPO.
- Ewaluacja portfolio IP
Dzięki ocenie aktywów firmy w kontekście IP, możemy określić mocne i słabe strony przedsiębiorstwa oraz sporządzić rekomendacje w tym zakresie. Raport z IP due diligence jest więc zbiorem praktycznych, przydatnych zaleceń, których wdrożenie wywiera pozytywny wpływ na sytuację w przedsiębiorstwie.
Dobór zespołu do badania due diligence IP
Ze względu na kompleksowy charakter omawianego procesu, audyt IP jest prowadzony przez interdyscyplinarne zespoły, które składają się najczęściej z prawników, rzeczników patentowych, specjalistów od IT i HR, dyrektorów sprzedaży i marketingowców, specjalistów od R&D, oraz technologów produkcji.
W celu zabezpieczenia przekazywanych w ten sposób informacji, warto rozważyć zawarcie umowy NDA (ang. Non-Disclosure Agreement). Ten rodzaj umowy zobowiązuje członków zespołu do zachowania w tajemnicy wszystkich danych, których ujawnienie mogłoby spowodować szkodę dla przedsiębiorstwa. W umowie NDA powinniśmy umieścić przynajmniej takie elementy, jak:
- wskazanie informacji uznanych za poufne;
- zdefiniowanie minimalnych standardów ochrony informacji poufnych;
- określenie, w jakich sytuacjach dochodzi do naruszenia poufności;
- czas trwania zobowiązania do poufności;
- sankcje za naruszenie umowy NDA (np. natychmiastowe rozwiązanie kontraktu, kara umowna).
Oczywiście audyt IP może zostać przeprowadzony również przez pracowników danej firmy. Jest to tańsza alternatywa, jednak trzeba pamiętać, że tak realizowane badania zazwyczaj nie dają oczekiwanych wyników. Najczęściej są to audyty przeprowadzane pobieżnie, mało profesjonalnie i bez zachowania niezbędnego obiektywizmu.
Kwestia Freedom to Operate – co to jest?
W rozmowach o audycie IP często pojawia się wątek FTO – Freedom To Operate. Chodzi tutaj o swobodę działania, która odnosi się do oceny bezpieczeństwa oferowania konkretnego towaru na wskazanych rynkach bez naruszania praw osób trzecich.
FTO można wyrazić w skali procentowej, gdzie 0% wskazuje pewność naruszenia cudzych praw, a 100% oznacza pełną swobodę działania.
W ujęciu praktycznym FTO nigdy nie wskazuje 100%. Jednak można je zmaksymalizować m.in. stosując właśnie szeroko zakrojone IP due diligence. Dokładne badanie konkurencji nie musi generować zbyt wysokich kosztów, jeśli:
- ograniczymy badania do rynków, na których przedsiębiorstwo rozważa aktywność gospodarczą w krótkim, a więc kilkuletnim przedziale czasowym;
- będziemy badać tylko największych kontrahentów, którzy prawdopodobnie mogą podjąć działania niweczące nasze wysiłki w zakresie IP.
Wszelkie czynności są uzależnione od tego, jaki status będą mieć wnioski zgłoszeniowe konkurencji. Oczekujące (ang. pending) generują znacznie niższy poziom ryzyka niż te objęte ochroną (ang. granted). Co więcej, wskaźnik Freedom To Operate musi być badany kilkukrotnie na różnych etapach wdrażania nowej usługi lub produktu: od pierwszych projektów i draftów, aż po moment tuż przed wprowadzeniem ich na rynek.
Marcin Staniszewski Kancelaria Prawna RPMS Staniszewski & Wspólnicy
